Suspenso de marca en la OEPM: qué significa y cómo contestar en plazo

Qué es un suspenso de marca

El registro de una marca en España no es automático. Tras presentar la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas la examina en varias fases, y en cualquiera de ellas puede decretar la suspensión del expediente. El suspenso es precisamente eso: la Oficina detiene la tramitación, te comunica qué problema ha detectado y te da un plazo para responder.

Conviene no confundirlo con una denegación. La denegación es una resolución que pone fin al procedimiento de registro. El suspenso es un trámite anterior, previsto para que el solicitante pueda defenderse (art. 21.1 de la Ley de Marcas). Según mi recuento sobre una muestra de 11 semanas del BOPI, se publican en torno a 11.000 suspensos de fondo al año; es una estimación propia, no una estadística oficial, pero da idea de que recibir uno es bastante habitual.

Tipos de suspenso: forma, licitud y fondo

No todos los suspensos son iguales, y lo primero es identificar cuál has recibido, porque ni el problema ni la forma de contestar tienen nada que ver.

El de forma suele ser el más sencillo, y lo explico en la guía sobre el suspenso de forma. El que de verdad pone en riesgo la marca es el suspenso de fondo, que a su vez puede tener dos orígenes muy distintos.

Las dos causas del suspenso de fondo

Una prohibición absoluta detectada de oficio

La OEPM examina por sí misma si el signo incurre en las prohibiciones del artículo 5 de la Ley de Marcas o en la del artículo 9.1.b), relativa al nombre o seudónimo que identifica a otra persona (art. 20.1 LM). En la práctica, las causas más frecuentes son la falta de carácter distintivo (art. 5.1.b), el carácter descriptivo (art. 5.1.c) y el uso de términos habituales en el lenguaje común del sector (art. 5.1.d). Aquí nadie se ha opuesto: el reparo lo pone la Oficina.

Una oposición de un tercero

La OEPM no compara de oficio tu marca con las ya registradas. Esa comparación solo se produce si el titular de una marca anterior se opone, y normalmente lo hará invocando el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas: signos idénticos o semejantes, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión en el público. La oposición debe presentarse en los dos meses siguientes a la publicación de tu solicitud, y es la razón por la que el suspenso suele llegar meses después de haber presentado la marca.

Cómo se cuenta el mes para contestar

El plazo no empieza cuando lees el aviso ni cuando te llega una carta. Empieza con la publicación del suspenso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (art. 20.2 RLM). Se cuenta desde el día siguiente al de la publicación y termina el mismo día del mes siguiente; si ese último día es inhábil, se prorroga al primer día hábil posterior (art. 30, apartados 4 y 5, de la Ley 39/2015).

Un ejemplo: un suspenso publicado el 26 de octubre vence el 26 de noviembre. Si tu marca es un registro internacional con efectos en España, el plazo es distinto: entre dos y cuatro meses, según fije la propia Oficina.

Qué puedes hacer al contestar

La contestación no consiste únicamente en discrepar. El artículo 21.2 de la Ley de Marcas y el artículo 21 de su Reglamento abren varias vías, que además se pueden combinar:

• Alegar por qué el reparo o la oposición no están justificados, aportando las pruebas que convengan.
• Limitar la lista de productos o servicios para apartarte del conflicto (art. 23 LM). Si la limitación responde a un suspenso decretado de oficio, no se paga tasa por ella (art. 23.3 LM).
• Dividir la solicitud, de forma que lo no afectado siga adelante y solo la parte en conflicto quede pendiente (art. 24 LM).
• Excluir de la protección los elementos incursos en las letras b), c) o d) del artículo 5.1, mediante la declaración del artículo 21.2 LM.
• Pedir la prueba de uso de la marca oponente, si llevaba registrada al menos cinco años en la fecha de presentación o prioridad de la tuya (art. 21.3 LM).
• Negociar con el oponente, por ejemplo para que retire la oposición a cambio de una limitación o de un acuerdo de coexistencia.

Cómo se defiende una marca frente a una oposición

El análisis del riesgo de confusión no es una suma de coincidencias, sino una apreciación global. El Tribunal de Justicia lo dejó sentado en la sentencia SABEL: la comparación debe basarse en la impresión de conjunto que producen las marcas, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes (C-251/95, apartado 23).

De ahí se deriva el error más frecuente en los escritos de oposición, que consiste en aislar la palabra que coincide y olvidar todo lo demás. El Tribunal de Justicia ha limitado ese proceder con claridad:

«sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante»

TJUE, OAMI/Shaker (Limoncello), C-334/05 P, apartado 42

La cuestión, por tanto, no es si el término coincidente es relevante, que normalmente lo será. La cuestión es si el resto del signo es insignificante. Si no lo es, los signos deben compararse completos, en sus planos gráfico, fonético y conceptual.

El segundo eje son los productos y servicios. Similitud de signos y similitud de productos son factores interdependientes: un grado bajo en uno puede compensarse con un grado elevado en el otro (Canon, C-39/97, apartado 17). Por eso la comparación debe hacerse producto por producto, y por eso una limitación bien planteada puede cambiar el resultado.

El tercero es el público. El punto de referencia es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención varía según la categoría de productos o servicios (Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, apartado 26). No se presta la misma atención al comprar un refresco que al contratar un servicio financiero.

Qué pasa si no contestas al suspenso

Transcurrido el plazo, hayas contestado o no, la OEPM resuelve y concede o deniega el registro (art. 22.1 LM). No contestar no provoca por sí solo una denegación automática, pero deja a la Oficina decidiendo únicamente con el reparo o la oposición sobre la mesa, y renuncias a herramientas que solo existen en ese momento, como la solicitud de prueba de uso, que debe formularse dentro de ese mismo mes (art. 21 bis.1 RLM).

Si llega la denegación, todavía queda el recurso de alzada, pero partes de una posición peor. La excepción es el suspenso de forma: si no se subsana, la solicitud se tiene por desistida (art. 16.5 LM).

Cuánto tarda la OEPM en resolver

El Manual para solicitantes de la OEPM indica un plazo máximo de 12 meses para resolver una solicitud sin suspensos ni oposiciones, y de 20 meses si ha sufrido algún suspenso u oposición. Son plazos máximos: en muchos expedientes la resolución llega antes.