Suspenso de fondo en la OEPM: causas y cómo responder

Suspenso de fondo por prohibiciones absolutas

Las prohibiciones absolutas protegen el interés general, y por eso la Oficina las examina sin necesidad de que nadie se oponga. Las que aparecen con más frecuencia son estas:

• Falta de carácter distintivo (art. 5.1.b LM): el signo no permite identificar el origen empresarial de los productos o servicios.
• Carácter descriptivo (art. 5.1.c LM): el signo se compone exclusivamente de indicaciones sobre la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica u otras características del producto o servicio.
• Términos habituales (art. 5.1.d LM): signos que se han convertido en usuales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio.
• Engaño (art. 5.1.g LM): el signo puede inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia del producto.

La palabra clave del artículo 5.1.c) es «exclusivamente». Una marca que incluye un término descriptivo no es por ello irregistrable: hay que analizar qué aporta el conjunto del signo, incluidos los elementos gráficos y la combinación de palabras. Si el problema está en un elemento concreto, la vía del artículo 21.2 LM permite excluirlo de la protección solicitada y mantener el resto.

El carácter distintivo adquirido por el uso

Existe además una salida específica para estos motivos. El artículo 5.2 de la Ley de Marcas dispone que no se denegará el registro por las letras b), c) o d) si, antes de la fecha de concesión, el signo ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de él. Es una vía exigente desde el punto de vista probatorio, pero real: requiere documentar el uso del signo tal como se ha solicitado, con datos de ventas, publicidad y presencia en el mercado.

Suspenso de fondo por oposición de un tercero

Si el suspenso trae causa de una oposición, recibirás el escrito del oponente o sus motivos. El análisis debe seguir el orden que marca el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, porque el riesgo de confusión exige que concurran sus dos presupuestos y, además, que exista efectivamente ese riesgo.

• Comparación de los signos, en su impresión de conjunto y en sus planos gráfico, fonético y conceptual (SABEL, C-251/95, apartado 23).
• Comparación de los productos o servicios, término por término, atendiendo a lo que figura en el registro y no a lo que el oponente hace en la práctica.
• Riesgo de confusión, valorado globalmente y teniendo en cuenta la interdependencia de los factores (Canon, C-39/97, apartado 17) y el público relevante (Lloyd Schuhfabrik, C-342/97, apartado 26).

Si el elemento coincidente es débil o está diluido en el sector, también habrá que decirlo y acreditarlo. Y si el oponente basa todo su razonamiento en un fragmento de la marca, conviene recordar el límite fijado en OAMI/Shaker: solo si los demás componentes son insignificantes puede la comparación basarse en el dominante.

La prueba de uso: una herramienta que caduca con el mes

Si la marca que se te opone llevaba registrada al menos cinco años en la fecha de presentación o de prioridad de la tuya, puedes exigir que su titular acredite que la ha usado efectivamente durante los cinco años anteriores (art. 21.3 LM). A falta de esa prueba, la oposición se desestima.

El procedimiento es estricto. La petición solo se admite si se formula de forma expresa, en documento separado e incondicional, dentro del plazo para contestar al suspenso (art. 21 bis.1 RLM). A partir de ahí, el oponente dispone de un mes para aportar la prueba y tú de otro mes para formular alegaciones sobre ella (art. 21 bis, apartados 2 y 7, RLM).

Si la marca anterior solo se ha usado para parte de sus productos o servicios, a efectos de la oposición se considera registrada únicamente para esa parte (art. 21.5 LM). Es decir, la prueba de uso no sirve solo para ganar la oposición entera: también puede reducir el conflicto.

Limitar o dividir la solicitud

Cuando el conflicto afecta a algunos productos o servicios, no tiene sentido arriesgar toda la solicitud. La limitación elimina de la lista aquello que genera el problema (art. 23.1 LM). La división separa la parte conflictiva en una solicitud divisional, de manera que la Oficina pueda conceder la parte no afectada y resolver después la otra (art. 24 LM y art. 22.2 RLM).

Además, la denegación puede ser parcial: si la causa solo existe para parte de los productos o servicios, se limitará a estos (art. 22.2 LM).

Cómo trabajo un suspenso de fondo

Leo el acuerdo y, en su caso, la oposición; compruebo en los registros la marca anterior, sus fechas y su lista de productos; analizo si procede pedir la prueba de uso; y te digo con franqueza qué posibilidades reales veo antes de que encargues nada. Si merece la pena contestar, preparo el escrito y lo presento dentro de plazo. Si no la merece, también te lo digo.

Trabajo con fixed rates by process: cada procedimiento tiene unos honorarios cerrados, que conoces antes de encargarlo, sin facturación por horas. Las tasas oficiales, cuando las haya, van aparte.