Oposición a una marca en la OEPM: plazo, motivos y procedimiento

Quién puede oponerse y por qué motivos

El artículo 19.1 de la Ley de Marcas determina la legitimación según el motivo:

• Prohibiciones absolutas (art. 5.1): cualquier persona física o jurídica que se considere perjudicada.
• Marcas y nombres comerciales anteriores (arts. 6.1, 7.1 y 8): sus titulares y los licenciatarios facultados.
• Otros derechos anteriores (art. 9.1), como el nombre o la imagen de una persona o los derechos de autor: sus titulares o las personas facultadas.

El motivo más habitual es el artículo 6.1.b): signos idénticos o semejantes, productos o servicios idénticos o similares y riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación. Si la marca anterior goza de renombre, el artículo 8 amplía la protección, también frente a productos o servicios no similares, cuando se obtenga una ventaja desleal o se cause un perjuicio.

Por qué no basta con esperar el aviso de la OEPM

La OEPM puede comunicar la publicación de una solicitud a titulares de signos anteriores detectados mediante una búsqueda informática, pero lo hace a efectos simplemente informativos y según sus disponibilidades técnicas y materiales (art. 18.4 LM). Quien confía únicamente en ese aviso asume un riesgo, porque el plazo corre desde la publicación, llegue o no el aviso. Por eso existe la vigilancia de marcas: revisar de forma periódica los boletines para detectar a tiempo las solicitudes conflictivas.

Qué debe contener la oposición

La oposición es un escrito motivado y debidamente documentado (art. 19.2 LM). Debe indicar con claridad la solicitud contra la que se dirige, los productos o servicios afectados y el derecho anterior en que se basa (art. 17.2 RLM). No se admite si se presenta fuera de plazo, si no se paga la tasa, si no permite identificar la solicitud, al oponente o el derecho anterior, o si no se presenta el poder en plazo (art. 19.1 RLM). Otras irregularidades pueden subsanarse en diez días (art. 19.2 RLM).

Un buen escrito de oposición no se limita a señalar que las marcas se parecen. Debe comparar los signos en su conjunto, sin aislar fragmentos (SABEL, C-251/95, apartado 23; OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 42), justificar la identidad o similitud de cada producto o servicio y razonar el riesgo de confusión en relación con el público relevante.

Cómo sigue el procedimiento

• Concluido el plazo de oposiciones, la OEPM efectúa el examen de fondo (art. 20.1 RLM).
• Si hay oposición admitida, decreta el suspenso de fondo y da traslado al solicitante, que dispone de un mes para contestar (art. 20.2 RLM).
• El solicitante puede pedir la prueba de uso de la marca oponente. En ese caso, el oponente tiene un mes para aportarla (art. 21 bis.2 RLM).
• La OEPM resuelve concediendo o denegando, total o parcialmente (art. 22 RLM).
• La resolución puede recurrirse en alzada en el plazo de un mes.

Antes de oponerte, comprueba tu marca

Si tu marca lleva registrada al menos cinco años en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud contra la que te opones, el solicitante podrá exigirte la prueba de su uso efectivo en los cinco años anteriores (art. 21.3 LM). Las pruebas consisten en documentos como facturas, catálogos, listas de precios, anuncios, envases, etiquetas o fotografías, y deben indicar lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso (art. 21 bis, apartados 3 y 4, RLM). Si no vas a poder acreditarlo, conviene saberlo antes de presentar la oposición.

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